落实创新驱动发展战略的专利政策建议

最高人民法院 罗东川

　　最高人民法院罗东川教授主持完成的中国法学会部级项目阶段性成果，以中美两美国专利法的文本为主要依据，综合运用历史、比较、案例等研究方法，从理论和实践两个层面对中美两国的专利制度进行了较为全面的比较研究，并结合中央提出的实施创新驱动发展战略，对专利立法与司法提出了一些政策建议。

　　一、专利制度是实施创新驱动发展战略的重要法律保障

　　1.加强专利权保护，有利于促进发明创造，促进经济发展。科学技术是第一生产力，经济发展离不开科学技术的支撑。而在现代文明社会，专利法律制度是激励发明创造，推动科学技术的发展的常规有效手段。

　　2.实事求是、与时俱进地修订和完善专利法，确保专利法适应经济发展。美国专利法在200多年间为了适应美国经济发展的需要不断地修订和完善，专利法不断调整并满足美国经济发展的需要。我国的专利法也应随着经济的发展状况不断修订和完善。

　　3.统一的专利司法，是保证专利法实施的有效途径。为应对专利权的无形性、专利审判的专业性、专利法律规则的多样性等，我国通过专业审判庭建设在逐步推进专利审判的专业化。需要特别指出，“建立知识产权法院”，将为进一步推进包括专利审判在内的知识产权审判的专业化提供了强有力的支撑。

　　4.专利法律制度虽然是一国国内法领域，但在经济全球化时代，一国专利制度往往与其国际贸易挂钩，从而对其他国家产生一系列深远影响。因此，我们在修订专利法时，也要准确了解国内、国际各方主体的最新利益诉求，权衡各方需求，在此基础上修改和完善国内专利法律制度。

　　二、法律程序的设置要有助于专利权的保护

　　法律程序设置要充分保护发明人的权利，并且兼顾公众利益。从提出专利申请一直到专利权终止都设置有多种程序，使发明人有机会修正权利，尽可能地使其应有的权利得到最大程度的保护，同时，限制发明人修正权利的行为，使其不会侵害公众应有的权利。

　　在专利无效程序的内容设计方面，一方面允许第三方对授权专利质量加以监督，并对专利有效性进行挑战，有利于提高授权专利的整体质量;另一方面也要注重专利权人合法权益保护，避免专利权人遭受无止境的专利无效请求的干扰，防止程序滥用而影响专利的正常推广和使用。

　　在我国，通过民事诉讼法规定的地域管辖，由北京一中院统一受理不服专利复审委做出的不授予专利权决定的诉讼案件，实现了专利授权案件的专门管辖。对于专利无效案件，绝大多数案件发生在专利侵权诉讼案件中，却需要另行提起起诉。虽然国内的诸多学者、专家提出了专利授权确权诉讼程序、专利侵权诉讼程序的各种衔接、调整等各种方案，但是我们认为，只要这两类案件仍然坚持当前的格局，“周期长”的局面不会得到根本改观。因此，就专利确权程序来说，我国的专利确权程序需要大幅度的改革。

　　三、专利授权确权的实质要件需要进行适当调整

　　1.在可专利客体方面，我国专利法判断可专利性的标准显然是技术性标准，诸如商业方法等非技术性主题确定无疑地直接被排除在可专利主题范围之外。将可专利主题按照某些标准进行分类，然后再将某些类别的主题直接排除在专利保护的客体范围之外，这种做法在美国已经被司法实践认为是错误的。另外，在生物技术发明领域，美国也是根据其技术发展的现实情况，专利司法实践经历了一个由严到松而又恢复到较严标准的演变过程。其政策的立足点和出发点都是其国内的技术积累、产业发展状况，着眼点则是国际竞争的现实。

　　2.在实用性要件方面，“能够产生积极效果”，是我国专利法中所独有的。但是我们认为，“能够产生积极效果”的规定的合理性、必要性是值得质疑的。如前所述,其是否确实可信和可行,其间存在很大的操作弹性。为此建议,实用性标准的制定可以参照美国的实用性审查指南：一项发明必须至少公开了一项具体的和实在的用途，才能满足实用性的要求。当然，对于专利实用性最好由申请人予以说明和举证。

　　3.在创造性要件方面，我国专利创造性的修改存在着客观化与适度降低的政策取向，具体体现为：一是国际化，比如突出的实质性特点与非显而易见性标准一致起来;二是客观化，包括三步法的步骤及非显而易见性具体判断方法的客观化;三是适当降低，比如淡化“显著的进步”标准等。近年来我国专利申请量大幅攀升，与以上政策不无关系，从实证的角度验明了以上政策对发明的激励作用。实行客观化与适度降低的创造性政策，符合我国专利实践的需要，有利于激励国内企业获得专利保护，实施专利拓展战略，提高自主知识产权的水平。另外，专利创造性是一个裁量性规范，是贯彻司法政策的重要切入点。在我国的专利审判实践中，也应当重视根据我国专利制度发展情况和社会经济发展情况不断调整知识产权司法政策，促进专利制度的健康发展。

　　四、要从促进创新、促进专利实施的角度处理专利侵权案件

　　1.在专利权利要求解释方面，我国和美国对于专利权利要求解释的一般规则基本相同，都包括“一般含义”规则、“特别含义”优先规则和“所属领域普通技术人员”规则。但是对于包含功能性技术特征的权利要求来说，美国的解释方式是在专利审查过程和侵权诉讼过程中都将功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。而在我国专利审查中,采用的解释方式是认为功能性特征覆盖了“所有能够实现所述功能的实施方式”;在我国专利侵权诉讼过程中，采用的解释方式是“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”。我们建议，不管是在专利授权审查程序中,还是在专利侵权诉讼过程中，权利要求中记载的功能性特征，都应当解释为仅仅覆盖了说明书记载的实现该功能的具体方式及其等同方式。

　　2.在专利侵权判定原则方面，我国法院曾经适用全部技术特征原则和多余技术特征指定原则，并且以全部技术特征原则为主、多余技术特征指定原则为辅，多余技术特征原则仅在个案中用于弥补因适用全部技术特征原则造成专利权人明显不公平的情形。目前我国法院虽然废弃了多余技术特征指定原则，但是多余技术特征指定原则拟解决的问题却仍然存在。我们是直接漠视和回避这些问题呢，还是想办法如何解决问题呢?我们认为，在废弃多余技术特征指定原则，我国的专利法仿效美国也建立专利重新授权制度。

　　3.等同原则的适用与限制。根据我国的司法解释，我国法院在专利侵权判定中也已经确立了等同原则，包含了等同判定的一系列要素。这与美国的等同原则基本相同。但是我国的等同原则还包含“本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”这一要素。实际上，我国的专利司法实践中，只要权利要求的技术特征与被控侵权物中相应的技术特征进行比较后得出二者在手段、功能和效果方面都基本相同，“本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”这一要素也就基本成立了。在适用等同原则的限制方面，我国的一些专利侵权诉讼案件已经开始适用特别排除规则，但是在具体判断时却不尽相同，有的案件适用特别排除规则限制等同原则的适用从而否定专利侵权成立，有的案件则突破或无视特别排除规则，仍然适用等同原则判定专利侵权成立。

　　五、专利侵权的法律救济要宽严适当

　　在我国，根据专利法的相关规定，侵犯专利权的民事责任主要有停止侵害和赔偿损失。

　　1.在停止侵害方面

　　在专利侵权法律救济中，我国的停止侵害措施包括诉前停止侵犯专利权行为的措施和诉终停止侵权措施。

　　诉前停止侵权措施，是保护专利权不受侵犯、为知识产权权利人提供救济的重要法律手段，但是在实际运用时应当报以审慎的态度，规定较为严格的条件和审查标准。

　　对于诉终停止侵权措施，在我国的专利司法实践中，法院虽然已经对拒绝适用停止侵权措施进行了大胆的探索和有益的尝试，但是停止侵权措施的适用仍然是采用一般规则。为此，我们建议在《专利法》第四次修改中明确“停止专利侵权”救济措施的适用是裁量性的，“人民法院要根据案件具体情况，合理平衡当事人之间以及社会公共利益，如果停止侵权会造成当事人之间的利益的极大失衡，或者不符合社会公共利益，或者实际难以实际执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，在采取充实切实的全面赔偿或支付经济补偿等替代性措施的前提下，可不判决停止侵权行为。”当然，最高人民法院适时地以专利法司法解释的形式对“社会公共利益”等裁量因素予以明确和界定。

　　2.在损害赔偿方面

　　对于归责原则，我国并没有明确的规定，但专利法第70条的规定侧面反映了在某些情况下需要考虑侵权人过错，不能当然地适用无过错原则。对于数额标准，我国对合理许可费倍数和法定赔偿额都规定了一定的幅度或数值范围，但是现实中，最高倍数或最高数值可能都无法弥补权利人的损失，因此我国至今仍没有惩罚性赔偿的典型规定。现存制度主要为了使权利人的产品利润状况恢复到被侵权之前，也就是说侵权人的赔偿是以其侵权行为所造成的损失为标准的，这也是全面赔偿原则、补偿性原则的体现。

　　国家知识产权局于2013年1月向国务院提交的《专利法修订草案(送审稿)》围绕专利维权中的赔偿低问题提出了修改《专利法》规定惩罚性损害赔偿的建议。“送审稿”第65条在原有两款的基础上增加了第3款:“对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等要素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。”。其实，现行《专利法》中的另外两个赔偿措施，如果运用得当，也可以起到惩罚性损害赔偿的作用。一是许可费的倍数。在正常情况下，原告的损失或者被告的利益所得，应当是许可使用费。其中的“倍数”，显然要大于原告的损失或者被告的利益所得。其中的“合理确定”，则表明可以考虑侵权行为的情节、规模、损害后果等因素。与此相应，如果法院放弃传统的“填平原则”，按照许可使用费的“倍数”来“合理确定”应当支付的赔偿数额，就会起到惩罚性损害赔偿的作用。二是法定赔偿金。现行《专利法》第65条第2款规定，权利人的损失、侵权人的利益所得和专利许可使用费均难以确定的，“人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予1万元以上100万元以下的赔偿”。同样，如果法院放弃传统的“填平原则”，在1万元到100万元的范围内，依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，给予专利权人以较高的赔偿数额，也会起到惩罚性损害赔偿的作用。